滋賀の特許事務所

新規性と進歩性について

目次

  1. 概説
  2. 新規性
  3. 新規性喪失の例外
  4. 進歩性

1.概説

新製品を開発したとき、すぐに他人に見せたり、話をしたりして発明の内容を開示していませんか?
特許出願をする前に、他人(秘密保持義務のない人)に発明を開示したり、発明に係る製品を販売したり、展示したりして新規性を喪失すると、特許を受けることができなくなります。自社製品あるいは自社の行為で、自社の発明が拒絶されたり無効にされることがあることに留意して下さい。但し、一定の条件下で例外的に、新規性を喪失しなかったとみなされる制度があります(30条)。
特許出願前に、日本又は外国で公然知られた発明、公然実施された発明、刊行物に記載されたりインターネット等に掲載されたりした発明は、特許を受けることができません(新規性:29条1項各号)。
また、新規性を有する発明であっても、当業者が公知発明等に基づいて容易に発明することができたときは、特許を受けることができません(進歩性:29条2項)。

2.新規性

2-1.新規性とは

「新規性」とは、発明が客観的に新しいことをいい、具体的には特許法第29条第1項各号に該当する発明は新規性がないものとして登録を受けることができない(特49条第2号)。

2-2.新規性の客体的基準

2-2-1.公然知られた発明(テレビで放映、発表等された発明)ではないこと

特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明(特29条第1項第1号)については、特許を受けることはできない。
「公然知られた発明」とは、不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明を意味する。

  • 必ずしも多数の者という意味ではなく、きわめて少数の者が知っている場合であっても、それらの者が守秘義務を有しなければ「公然知られた発明」に該当する。
  • 学会誌などの原稿の場合、一般に、原稿が受付けられても不特定の者に知られる状態に置かれるものではないので、その原稿の内容が公表されるまでは、その原稿に記載された発明は「公然知られた発明」には該当しない。

2-2-2.公然実施をされた発明(販売等された発明)ではないこと

特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明(特29条第1項第2号)については、特許を受けることはできない。
「公然実施をされた発明」とは、その内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明を意味する。

    • 「公然知られる状況」とは、例えば、工場である物の製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見れば当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)がその発明の内容を容易に知ることができるような状況をいう。
    • 「公然知られるおそれのある状況」とは、例えば、工場である物の製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見た場合に製造工程の一部については装置の外部を見てもその内容を知ることができない物であり、しかも、その部分を知らなければその発明全体を知ることはできない状況で、見学者がその装置の内部を見ること、又は内部について工場の人に説明してもらうことが可能な状況(工場で拒否しない)をいう。
    • その発明が実施をされたことにより公然知られた事実がある場合は、特29条第1項第1号の「公然知られた発明」に該当するから、同第2号の規定は、発明が実施をされたことにより公然知られた事実が認められない場合でも、その実施が公然なされた場合を規定していると解される。

2-2-3.頒布された刊行物に記載された発明(特許公報、論文、書籍等で公開された発明)
又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(インターネット等で公開された発明)
ではないこと

特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(特29条第1項第3号)については、特許を受けることができない。

頒布された刊行物

      • 「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面、その他これに類する情報伝達媒体をいう。CD-ROM、マイクロフィルム等も刊行物に該当する。
      • 「頒布」とは、上記のような刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれることをいう。なお、現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。

刊行物に記載された発明

      • 「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。
      • 「記載されているに等しい事項」とは、記載されている事項から当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌することにより導き出せるものをいう。
        • 「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術、慣用技術を含む)又は経験則から明らかな事項をいう。
        • 「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術をいう。
        • 「慣用技術」とは、周知技術であって、且つ、よく用いられている技術をいう。

電気通信回線を通じて公衆に利用可能

      • 「回線」とは、両方向からの通信を伝送するための有線又は無線を意味する。よって、一方向にしか情報を伝送できない放送は除外される。
      • 「公衆に利用可能」とは、インターネットに掲示された発明についていえば、リンクが張られ又は検索エンジンに登録され、且つ、公衆からのアクセス制限がされていない、いわば公衆への道筋がつけられている記録媒体上に情報が記録されていることを意味する。

2-3.新規性の時期的基準

新規性の判断時は特許出願時である(特29条第1項各号)

「特許出願前」とは、「特許出願の日前」とは異なり、出願の時分までも考慮したものである。
例:午前中に日本国内において公知になった発明についてその日の午後に特許出願がされたときは、その発明は特許出願前に日本国内において公然知られた発明に該当する。また、ある発明が記載された刊行物が外国において頒布された時間が、日本時間に換算して午前中のとき、その発明についてその日の午後に特許出願がされたときは、その発明は特許出願前に外国において頒布された刊行物に記載された発明に該当する。

2-4.新規性の地域的基準

1号~3号のすべてについて、日本国内又は外国が基準となる(特29条第1項各号)。
よって、外国でのみ公知の発明であっても、日本で特許を受けることはできない。

3.新規性喪失の例外(特30条)

3-1.新規性喪失の例外とは

新規性を喪失するに至った発明であっても、一定要件を満たせば、特許出願に係る発明について新規性を喪失していないものとみなす規定である。以下、「一定要件」について説明する。

3-2.新規性喪失の例外の主体的要件

特許を受ける権利を有する者が特許出願したこと。
したがって、特許を受ける権利を他人に譲渡していない発明者や、発明者から特許を受ける権利の譲渡を受けた者が特許出願すれば、本要件を満たす。

3-3.新規性喪失の例外の客体的要件

発明が、特許を受ける権利を有する者の意に反して、又は特許を受ける権利を有する者の行為に起因して、新規性を喪失したこと。

      • 意に反した場合(特30条第1項)
        「意に反する」とは、発明を秘密にしようとしたにもかかわらずという意味であり、例えば、脅迫、詐欺、スパイ等がこれに該当する。但し、特許法の不知による公知は該当しない。
      • 特許を受ける権利を有する者の行為に起因した場合(特30条第2項)
        従来、本項の適用対象は、試験の実施、刊行物への発表、電気通信回線を通じての発表、特許庁長官が指定する学会での文章発表、又は特定の博覧会へ出品することによって新規性を喪失した発明に限定されていた。
        平成23年法改正により、この限定列挙をやめ、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明」にまで拡大された。従って、刊行物への発表等だけでなく、販売・展示等も本規定の適用を受けることができる。
        しかし、内外国特許庁・国際機関への出願行為に起因して特許公報等に掲載されて新規性を喪失した発明は、新規性喪失の例外規定の適用を受けられない。

3-4.新規性喪失の例外の時期的要件

特29条第1項各号に該当するに至った日(=発明が新規性を喪失した日)から6ヶ月以内(グレース・ピリオド)に出願しなければならない。(特30条第1項、第2項)

3-5.新規性喪失の例外の手続的要件

特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した場合、以下の手続きを要する。

      1. 新規性喪失の例外適用を受けたい旨の書面特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない(特30条第3項)。
      2. 適用を受けることができる発明であることを証明する書面出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない(特30条第3項)。

3-6.新規性喪失の例外の注意点

3-6-1.特許を受ける権利を有する者が発明を複数回公開した場合

原則的に、各公開行為について手続きをする必要がある。
例外的に、一の公開と他の公開が密接不可分の関係にある場合や、公開行為と出願までの間に、その公開に基づいて第三者が、特許を受ける権利を有する者の意思によっては律し切れない二次的な公開を行った場合は、最初の公開行為について手続きを行えばよい。

3-6-2.他人の特許出願との関係

新規性喪失の例外の規定は、出願時の特例規定ではない。従って、新規性喪失から本人の出願前に、第三者による同一発明の出願があった場合には、以下の取扱いとされる。
•第三者の特許出願については、特29条第1項各号に該当するものとして拒絶され、拒絶査定が確定すれば先願の地位は喪失する(特39条第5項本文)。
•本人の出願は、第三者の拒絶確定出願によって特39条第1項で拒絶されることはない。しかし、第三者の拒絶確定出願が出願公開された場合には、特29条の2の規定により拒絶され、特許を受けることはできない。(両出願の発明者が異なる場合)

3-6-3.外国の制度

新規性喪失の例外を主張して権利化できるのは日本のみである。この日本出願を基に優先権主張して外国に出願しても認められる可能性があるのは米国のみで他の諸外国では万国博覧会への出展を理由とする場合を除いて認められないので注意する必要がある。

4.進歩性

4-1.進歩性とは

「進歩性」とは、いわゆる当業者が公知発明等に基づいて容易に発明することができない程度の困難性をいう(特29条2項)。
発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(一般に「当業者」という。)が、特29条第1項各号に掲げる発明に基づいて判断する。例えば、以下に掲げる場合には、進歩性がないものとして拒絶される。

4-2.最適材料の選択・設計変更など

一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。

例1:赤外線エネルギーの波長範囲が略0.8より1.0μmの赤外線波を用い送受信を行うことは、従来周知の事項であると認められる。そうすると、緊急車の運転伝達装置にこれを適用することを妨げる特段の事情も窺えない以上、これを引用発明1の運行伝達に適用することは、当業者にとって容易に想到し得たことと認められる。(参考:平9(行ケ)86、阻害要因がなければ適用容易とした例)

例2:補強材で補強されていない布や紙を植物体を挟む基材として用いることは、押し花製作法における周知・慣用の技術である。そうとすれば、引用発明の可撓性吸湿板のように、補強した布や紙を用いる必要のない場合、この補強材を省いて、塩化カルシウムを吸蔵させた布や紙を基材として用いようとすることは、当業者のみならず、押し花を製作してみようと試みる一般人にとっても、単なる設計事項若しくは容易に考え出せることである。(参考:平6(行ケ)82,83号)

4-3.単なる寄せ集め

発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組み合わせ(単なる寄せ集め)である場合も、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内である。

例:原告らの主張する顕著な作用効果なるものは、公知の個々の技術について当然予測される効果の単なる集合の域を出ないものとみるほかなく、したがって、これをもって本願発明に特有の顕著な作用効果とみることはできない。(参考:昭44(行ケ)7)

4-4.技術分野の関連性

発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

例1:引用発明の打止解除装置はパチンコゲーム機に関するものであるが、これを、同じ遊技ゲーム機であり、計数対象がパチンコ玉かメダルかという差異はあるもののその所定数を計数してスロットマシンを停止する打止装置を有するスロットマシンに転用することは、容易に着想し得るものであると認められる。技術の転用の容易性は、ある技術分野に属する当業者が技術開発を行うに当たり、技術的観点からみて類似する他の技術分野に属する技術を転用することを容易に着想することができるか否かの観点から判断されるべきところ、この観点からは、パチンコゲーム機の技術をスロットマシンの技術に転用することは容易に着想できることと認められる。参考:平8(行ケ)103)

例2:引用発明1は段ボール紙印刷機における印刷インク回収装置に関するものであり、引用発明2は印刷インキ等の高粘性液を供給する装置に関するものであるから、両者が同一の技術分野に属することは明らかである。そして、前記の相違点の判断において引用発明2から援用すべきものは、移送ポンプの駆動モータを逆転制御回路に連設することによって移送ポンプを正転・逆転に切り換えられる吐出・吸引ポンプに構成するという、極めて基礎的な技術手段にすぎないから、両者の具体的な技術的課題(目的)が同一でないことは、引用発明1に対する引用発明2の技術手段の適用が、当業者にとってきわめて容易であったことを否定する論拠にはならない。(参考:平8(行ケ)21)

4-5.課題の共通性

課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

例1:引用発明1、2は、ラベルが仮着されている台紙を所定位置に停止させる点で、同一の技術課題を有する。引用発明1において、その技術的課題を解決するために引用発明2のラベル送り制御手段を適用することは、当業者ならば容易に想到し得たことである。(参考:平2(行ケ)182)

例2:鋸刃の厚みは鋸刃の刃長さによって種々異なることは普通であり、替え刃式鋸において厚みの異なる鋸刃を交換して使用する技術的課題自体は、引用発明1に接した当業者であれば容易に予測できる。また、引用発明4~7の挟持手段はナイフ等の厚みが異なっても弾性により挟持力で挟持できることは明らかであり、その構造自体が種々の厚みの刃物に対応して挟持させる技術思想のもとに製作されていると認められるので引用発明4~7の技術思想は厚みの異なる刃物を交換使用する点で本願考案の技術的課題と共通している。従って、引用発明1の鋸刃の構成に引用発明4~7の構成を転用することは当業者が極めて容易に着想することが可能というべきである。(参考:平7(行ケ)5)

4-6.作用、機能の共通性

請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

例 1:引用発明 1 のものと引用発明 2 のものとは、印刷装置のシリンダ洗浄を布帛を押圧して行うものである点で共通し、引用発明 1 のカム機構も引用発明 2 の膨張部材も布帛をシリンダに接触・離反させる作用のために設けられている点で異なるところはない。そうすると、引用発明 1 のカム機構に代えて、押圧手段として引用発明 2 の膨張部材を転用することの背景は存在するということができる。 (参考:東京高判平 10.10.15(平成 8(行ケ)262))

4-7.引用発明の内容中の示唆

引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆があれば、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

例 1:引用例には、陽イオン性でしかも化学的前処理が不必要な水性電着浴を得るという本願発明と同様の目的に適する金属イオンとして、電位列中の電位が鉄の電位よりも高いものという条件が挙げられており、具体的に 7 種の金属イオンが例示されている。この中には本願発明の特定構成である鉛イオンは記載されていないが、鉛は電位列中の電位が鉄の電位よりも高いことは周知の事実であるから、鉛イオンを用いることは引用例に示唆されているといえる。したがって、鉛イオンを用いることが本願発明の目的を実現する上で不適当である等の事情がない限り、鉛イオンを電着浴に添加しようとすることは、当業者であれば容易に着想できることである。 (参考:東京高判昭 62.11.18(昭和 61(行ケ)240))

4-8.実用新案法での進歩性

なお、実用新案法では、きわめて容易でなければ進歩性は否定されないが、実際には発明と考案の進歩性のレベルは同程度である。

以上

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